Исчерпание исключительного права

Исчерпание исключительного права на товарный знак

Порядок и условия исчерпания исключительного права на товарный знак регулируется в рамках действующего гражданского законодательства. Так, в соответствии со статьей 1487 Гражданского Кодекса, под исчерпанием исключительного права на товарный знак законодатель подразумевает использование этого товарного знака другими лицами, не правообладателем лично, в отношении маркированных товаров, введенных на территории страны в гражданский оборот, на которых использован товарный знак, находящийся под действующей правовой охраной. Исходя из этого, последующее использование на этих же товарах этого же товарного знака уже не является нарушением исключительных прав даже без получения разрешения правообладателя.

Следует отметить, что ввести в гражданский оборот товар с нанесенным на него товарным знаком может как сам правообладатель, так и другое лицо, получившее такое право на основании лицензионного или франчайзингового договора с правообладателем.

Дальнейшее использование на территории страны этого товара не считается нарушением исключительных прав правообладателя на товарный знак. Предположим, фирма «А» купила у фирмы «Б» два ящика мороженого «Морозко» для дальнейшей реализации в своем магазине. Поскольку фирма «А» не является правообладателем товарного знака «Морозко», но имеет договор на реализацию этого товара, то такие действия уже не будут считаться нарушением исключительных прав на товарный знак. И дополнительного разрешения от правообладателя на реализацию этого продукта, не требуется, поскольку товар маркирован производителем, он в соответствии с законом, правомерно введен в гражданский оборот на территории страны. То есть, законодатель этим подразумевает, что права на товар, на котором нанесен товарный знак, на который распространяется правовая охрана, считается исчерпанным.

Предусмотренное законом исчерпание прав относится к законно импортированным товарам, если они были правомерно введены в гражданский оборот за рубежом, а потом импортированы на территорию страны.

Такой принцип стал широко распространен и подтвержден нашей судебной практикой. В частности, постановление Президиума ВАС РФ от 03.02.09 г. установило, что не может быть привлечено к ответственности за незаконное использование товарного знака юридическое лицо, которое на законных основаниях приобрело в другой стране и ввезло на территорию Российской Федерации автомобиль марки «Porshe», хотя на территории России уже существовал официальный дилер по продаже автомобилей этой марки. Этим разъяснением было установлено, что законный ввоз и законное приобретение товара под фирменной маркой, принадлежащей правообладателю, может после исчерпания исключительного права, свободно использоваться другими лицами, и это не будет считаться нарушением исключительных прав на товарный знак.

Подобную позицию заняли и суды страны, применяя в своих решениях принцип исчерпания исключительного права на товарный знак и в спорах с иностранными юридическими лицами. Вместе с тем, судебная практика устанавливает, что введение в гражданский оборот товара с товарным знаком без разрешения правообладателя и не им самим (не по лицензии и не по франшизе), считается противозаконным. Это же относится и к ввозу на территорию страны контрафактного товара, а также товара, который правомерно был введен в оборот за пределами страны по разрешению правообладателя, но ввезенный на территорию страны без разрешения правообладателя. Такие действия считаются незаконными, а лицо, их совершившее, подлежит привлечению к ответственности.

Действующими нормами Гражданского кодекса, установлен национальный принцип исчерпания исключительного права на товарный знак. Высшие судебные инстанции со своей стороны, относят такой принцип и к международным правоотношениям, устанавливая и международный уровень распространения правовой нормы на исчерпание исключительного права правообладателей товарного знака. И правоведам такой принцип кажется разумным, поскольку действующее законодательство предусматривает право выбора конечного потребителя в ассортименте товара не только из отечественного рынка и производителя, но и зарубежные товары. Тем самым, запрет на распространение нормы исчерпания прав на международные товарно-рыночные отношения, создаст угрозу монополии национального производителя, что также идет вразрез с действующим антимонопольным законодательством. Любой гражданин имеет право выбирать для себя тот товар, который соответствует его нуждам и потребностям, и нет законом предусмотренных запретов на товары зарубежного производства.

Исходя из этого, юристами-практиками уже неоднократно были поданы предложения о том, чтобы исключить из статьи 1487 ГК правовой нормы об исчерпании прав только на территории Российской Федерации. Если это словосочетание будет убрано по их мнению, это создаст единый подход в правоприменительной практике в отношении товарных знаков и их правовой охраны.

Статья 1487. Исчерпание исключительного права на товарный знак

Определение Верховного Суда РФ от 15.06.2017 N 306-ЭС17-5461 по делу N А55-32137/2015 Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак и авторских прав за использование персонажа. Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ отказано, поскольку суды пришли к выводу о том, что ответчик нарушил исключительные права истца на соответствующий персонаж и товарный знак.

Исключительное право на товарный знак ограничено принципом его исчерпания, предусмотренным статьей 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которому не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Определение Верховного Суда РФ от 02.06.2017 N 305-ЭС17-5887 по делу N А40-176669/2015 Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о защите исключительных прав на товарный знак. Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано, так как суды пришли к правильному выводу о доказанности факта нарушения исключительного права истца на товарный знак, отсутствия доказательств правомерности использования ответчиком товарного знака.

Удовлетворяя иск в части взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак «Krusovice», суды исходили из доказанности факта нарушения исключительного права компании на данный товарный знак, отсутствия доказательств правомерности использования обществом товарного знака и руководствовались статьями 1252, 1484, 1487, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Определение Верховного Суда РФ от 27.02.2017 N 305-ЭС16-21484 по делу N А40-184746/2015 Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак. Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано, так как был установлен факт использования ответчиком словосочетания, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, в рекламе для продвижения финансовых услуг посредством адресации любого пользователя к сайту, администратором которого являлся ответчик.

Придя к выводу о том, что используемое обозначение не индивидуализирует какие-либо товары (услуги), либо самого рекламодателя; не создает возможности смешения товаров (услуг) истца и рекламодателя; является одним из технических приемов выбора рекламного объявления в поисковой системе, суд первой инстанции, руководствуясь положениями статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьи 1484, 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных исковых требований.

Определение Верховного Суда РФ от 07.02.2017 N 304-ЭС16-20362 по делу N А45-15826/2015 Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о защите исключительных прав на товарный знак и взыскании компенсации. Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано, так как суды пришли к правильному выводу об отсутствии разрешения на использование ответчиком спорного товарного знака и доказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав истца.

Исследовав и оценив доказательства по делу в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суды с учетом результатов проведенных судебных экспертиз установили, что используемое обществом «Луч» обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 525452, принадлежащим обществу «Экспресс», в отношении однородных услуг (маникюр; массаж; салоны красоты ), и, руководствуясь статьями 1229, 1477, 1479, 1484, 1487, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, положениями постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.03.2009 N 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», учитывая отсутствие разрешения на использование ответчиком спорного товарного знака и доказанность факта нарушения ответчиком исключительных прав истца, удовлетворили иск.

Определение Верховного Суда РФ от 03.02.2017 N 305-ЭС16-19580 по делу N А40-199539/2015 Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о запрете совершать любые действия по использованию на территории РФ товарных знаков по международной регистрации. Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ отказано, поскольку, установив факт нарушения ответчиком прав истца на товарный знак путем ввоза (импорта) без согласия правообладателя товаров, суд пришел к выводу об обоснованности требования истца о выплате компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки.

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установив факт нарушения обществом прав истца на товарный знак путем ввоза (импорта) без согласия правообладателя ответчиком товаров, на которых нанесены товарные знаки «VELKOPOPOVICKY Kozel» и «PILSNER URQUELL», суд, руководствуясь статьями 1484, 1487, пунктом 3 статьи 1252, статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом правовой позиции, изложенной в пунктах 43.2, 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», пришел к выводу об обоснованности требования истца о выплате компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки.

Определение Верховного Суда РФ от 02.02.2017 N 305-ЭС16-19829 по делу N А40-65047/2015 Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о запрете совершать любые действия по использованию товарного знака на территории РФ без согласия правообладателя. Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ отказано, поскольку суд пришел к правильному выводу, что ввоз на территорию РФ спорного товара с размещенным на нем спорным товарным знаком без согласия правообладателя является нарушением исключительных прав компании.

Выводы судов соответствуют положениям статьей 1225, 1229, 1252, 1477, 1484, 1487, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, правовой позиции, изложенной в пункте 33 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Определение Верховного Суда РФ от 12.12.2016 N 305-ЭС16-17464 по делу N А40-43996/15-12-282 Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о взыскании неосновательного обогащения. Решение: В передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано, поскольку спорный договор уступки не признан недействительным в установленном законом порядке, оснований считать его ничтожным не имеется.

Суды, исходя из того, что ввоз на территорию Российской Федерации товара с размещенным на нем товарным знаком без согласия истца как правообладателя является нарушением исключительных прав истца, а доказательств введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия ввезенной ответчиком на территорию Российской Федерации продукции не представлено, руководствуясь пунктом 1 статьи 1229, пунктом 2 части 1 статьи 1252, статьями 1484, 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации, частично удовлетворили заявленные требования.

Определение Верховного Суда РФ от 12.12.2016 N 305-ЭС16-17832 по делу N А40-195776/15 Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о запрете совершать любые действия по использованию товарного знака на территории РФ. Решение: В передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано, поскольку ввоз на территорию РФ товара с размещенным на нем товарным знаком без согласия истца как правообладателя является нарушением исключительных прав истца, а доказательств введения в гражданский оборот на территории РФ непосредственно правообладателем или с его согласия ввезенной ответчиком на территорию Российской Федерации продукции не представлено.

Суды, исходя из того, что ввоз на территорию Российской Федерации товара с размещенным на нем товарным знаком без согласия истца как правообладателя является нарушением исключительных прав истца, а доказательств введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия ввезенной ответчиком на территорию Российской Федерации продукции не представлено, руководствуясь пунктом 1 статьи 1229, пунктом 2 части 1 статьи 1252, статьями 1484, 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации, частично удовлетворили заявленные требования.

Определение Верховного Суда РФ от 05.12.2016 N 305-ЭС16-16191 по делу N А40-173794/2015 Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о защите исключительных прав. Решение: В передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано, поскольку доказан факт принадлежности обществу исключительных прав на товарные знаки, незаконного использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками истца, а также однородности оказываемых ответчиком услуг, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки.

Принимая оспариваемые заявителем судебные акты, суды, руководствуясь положениями статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 1229, 1233, 1250, 1252, 1484, 1487, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденными приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденными приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197, принимая во внимание правовые позиции, изложенные в Обзоре практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 13.12.2007 N 122, постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», исходили из доказанности факта принадлежности обществу «Торговый дом «ГУМ» исключительных прав на товарные знаки, незаконного использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками истца, а также однородности оказываемых ответчиком услуг, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки.

Определение Верховного Суда РФ от 01.12.2016 N 308-ЭС16-15888 по делу N А15-2462/2015 Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о нарушении исключительных прав на товарные знаки. Решение: В передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано, так как ввоз на территорию РФ товара с размещенным на нем товарным знаком без согласия истца как правообладателя являлся нарушением его исключительных прав.

Суды, исходя из того, что ввоз на территорию Российской Федерации товара (упаковочного материала) с размещенным на нем товарным знаком без согласия истца как правообладателя является нарушением исключительных прав истца, а доказательств введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия ввезенного ответчиком на территорию Российской Федерации товара не представлено, руководствуясь пунктом 1 статьи 1229, пунктом 2 части 1 статьи 1252, статьями 1484, 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации, удовлетворили заявленные требования.