Степень смешения товарных знаков

Товарные знаки: сходство до степени смешения Текст научной статьи по специальности «Языкознание»

Раздел 3. ЛИНГВОЭКСПЕРТОЛОГИЯ Лингвоэкспертная практика

УДК 81’373.2

Я.А. Дударева

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ: СХОДСТВО ДО СТЕПЕНИ СМЕШЕНИЯ

Y.A. Dudareva

TRADEMARKS: THE SIMILARITY TO THE DEGREE OF CONFUSION

В статье на основе материалов реального судебного дела рассматривается один из проблемных вопросов лингвистической экспертизы коммерческих обозначений — вопрос о сходстве до степени смешения / дифференциации омонимичных товарных знаков, функционирующих в лингвомаркетологическом пространстве.

Ключевые слова: омонимия товарных знаков, лингвистическая экспертиза товарных знаков.

Key words: homonyms of trademarks, linguistic expertise of trademarks.

На разрешение специалиста поставлен следующий вопрос: является ли этикетка кваса «Терехинский» сходной до степени смешения с этикеткой кваса «Староминский»?

Методы исследования: фонетический, графический, семантический анализ коммерческих обозначений, лингвосоциологический опрос, участниками которого стали граждане, разного пола, возраста (достигшие 18 лет) и профессии, общее число которых составило 100 человек.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ.

Вопрос № 1. Является ли этикетка кваса «Терехинский» сходной до степени смешения с этикеткой кваса «Староминский»?

При ответе на данный вопрос специалист руководствовался положениями нормативно-правовых документов и методических рекомендаций по сопоставлению спорных коммерческих обозначений:

1. Согласно п. 3 «Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство», утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления

может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цвето -графического решения и др.

2. Согласно п. 4.2. «Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство», утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

3. Как отмечается в Постановлении Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 г. N 3691/06, основной потребитель идентифицирует товары и услуги в первую очередь по привычным ему серийным элементам товарных знаков. Как правило, он руководствуется общими впечатлениями (часто нечеткими) о знаке, виденном ранее, не имеет возможности непосредственно сравнить знаки и проявляет меньшую осмотрительность, чем при выборе дорогих товаров и услуг.

4. В Постановлении Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 г. N 3691/06 указывается, что для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

5. Согласно пункту 14 Постановления Пленума Высшего арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», подтверждением того, сходны ли используемые обозначение и товарный знак с точки зрения потребителей, могут являться в том числе опросы мнения потребителей при их наличии.

Для определения наличия / отсутствия сходства до степени смешения между этикеткой кваса «Терехинский» и этикеткой кваса «Староминский» проведено исследование, в котором респондентам было предложено ответить на вопрос: Считаете ли вы сходным дизайн этикетки кваса «Терехинский» с дизайном этикетки кваса «Староминский»? Пожалуйста, поясните, почему Вы так считаете.

Респондентам демонстрировались этикетки кваса «Терехинский» и кваса «Староминский» и предлагались следующие варианты ответов:

1. Да, дизайн этикеток схож и может ввести в заблуждение относительно изготовителя;

2. Нет, дизайн не похож, никакой путаницы быть не может.

Результаты опроса показали следующее:

93 % лиц, принявших участие в опросе, ответили утвердительно:

— Да, дизайн этикеток схож и может ввести в заблуждение относительно изготовителя;

2% опрошенных лиц считают, что дизайн этикеток не похож и никакой путаницы быть относительно изготовителя быть не может;

5 % респондентов отметили сходство дизайна этикеток, но высказали мнение, что при более внимательном их рассмотрении путаницы относительно изготовителя быть не может.

Большинство граждан из числа лиц, принявших участие в опросе, считают сопоставляемыми спорные обозначения ассоциативно сходными. В качестве обоснования сходства этикеток респонденты отметили, в первую очередь, их графическое сходство, проявляющееся в следующем:

— в сходстве общего цветового оформления (сочетание красного, белого и желтого цветов, среди которых доминирующим цветом в обоих случаях является красный),

— в сходстве используемых цветов и шрифтов (наименование продукта — КВАС — в обоих случаях выполнено в красном цвете с использованием шрифта древнерусского

языка; наименования кваса — Терехинский и Староминский — написаны также красным цветом, выделены курсивом с одинаковым диагональным подчеркиванием);

— в наличии одинакового элемента — ТРАДИЦИОННЫЙ — , который на обеих спорных этикетках располагается в прямоугольной рамке с закругленными краями и занимает срединное положение между наименованием продукта (КВАС) и наименованием кваса (ТЕРЕХИНСКИЙ / СТАРОМИНСКИЙ). Также в обоих случаях слово ТРАДИЦИОННЫЙ сопровождается одинаковыми графическими элементами дизайна в виде точек, располагающихся по обеим внутренним сторонам рамки;

— в сходстве находящего в верхней части этикетки изобразительного элемента в виде слова КВАС, написанного буквами золотистого цвета внутри красного круга, имеющего золотистый ободок и окруженного колосьями пшеницы, связанными между собой широкой лентой с надписью — коммерческим наименованием кваса (ТЕРЕХИНСКИЙ / СТАРОМИНСКИЙ);

— в нижней части обеих этикеток имеется горизонтальная полоска золотистого цвета, прерывающаяся под наименованием кваса словосочетанием БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ, по краям которого расположены одинаковые для сопоставляемых этикеток элементы дизайна — две точки золотистого цвета.

Наличие графического сходства до степени смешения между сопоставляемыми этикетками отмечено в следующих реакциях опрошенных граждан:

— Этикетки слишком похожи. Я бы подумала, что производитель один, а «тип» кваса они предлагают разный. Шрифт, направление текста, цвет, рожь не похожи, а абсолютно одинаковы;

— Да, дизайн этикеток схож и может ввести в заблуждение относительно изготовителя. Во-первых, оформление букв, т.е. шрифт — везде курсив, и заглавные буквы написана на обеих этикетках одинаково; подчеркивание — и там и там; одинаковый размер букв и т.д. во-вторых, цвет этикетки (и цвет букв) практически идентичен. в-третьих, фирменный знак оч похож;

— Да, всё абсолютно схоже. Разве что контрастность этикеток немного отличается;

— Да, дизайн этикеток схож и может ввести в заблуждение относительно изготовителя». Одинаковые логотипы компании; надписи «квас», «традиционный», «староминский», «терехинский» и «без консервантов» выполнены в одном стиле. Схоже также изображение колосьев по бокам от логотипа;

— Да, дизайн этикеток очень сильно похож, можно спутать;

— Да, дизайн этикеток схож и может ввести в заблуждение относительно изготовителя (шрифт одинаковый, цветовая гамма одинаковая, отличия видные только при внимательном рассмотрении);

— Да, я считаю дизайн этикетки кваса «Терехинский» и дизайн этикетки кваса «Староминский» сходными, потому что визуально они отличаются только названиями, а остальная композиция полностью одинакова;

— Дизайн похож, потому что буквы в одном стиле напечатаны, чисто визуально можно и перепутать;

— Дизайн этикеток схож и может ввести в заблуждение относительно изготовителя (издалека две этикетки совершенно ничем не отличаются, одинаково и расположение слов на этикетке, и используемые цвета);

— Дизайн этикеток схож и может ввести в заблуждение относительно изготовителя. Я так считаю, потому что у них абсолютно идентична этикетка, даже по цвету. разница лишь в названии производителя;

— Да, дизайн схож: цветовое оформление, шрифт, логотип. композиция (расположение основных элементов этикетки)

— Похоже, различие в яркости только;

— Да, дизайн этикеток схож и может ввести в заблуждение относительно изготовителя. ПОТОМУ ЧТО шрифты одинаковые, и можно с первого беглого взгляда не увидеть разные слова;

— Да, дизайн этикеток схож и может ввести в заблуждение относительно изготовителя. Это даже никаких сомнений не вызывает! Клоны! Цвета, шрифты и общее оформление!

Как показали результаты опроса, 7 % процентов испытуемых считают, что сопоставляемые спорные коммерческие обозначения перепутать нельзя. В обоснование своего мнения они приводят имеющиеся между словесными элементами ТЕРЕХИНСКИИ и СТАРОМИНСКИИ фонетические и семантические различия, а также наблюдаемые графические различия этикеток:

— Нет, разный шрифт и цвет этикетки;

— По моему мнению, дизайн не похож, так как первая этикетка ярче и эмблема над словом «квас» сразу бросается в глаза, а на второй этикетке напротив, первое, на что обращаешь внимание- слово «квас»;

— Дизайн похож, т.к. этикетки выдержаны в одной цветовой гамме, шрифт и цвет букв также схожи. Но при более внимательном рассмотрении — ошибки быть не может;

— Да, дизайн этикеток схож и может ввести в заблуждение относительно изготовителя. Потому что схож шрифт и цвета в этом дизайне, видимо они между собой конкурируют, но я бы заметила какой он «Терехинский» или «Староминский»;

— Шрифт, стиль оформления, цвета одинаковые. Только при более внимательном рассмотрении этикетки можно понять, что производители разные

— Этикетки, конечно, похожи, но, мне кажется, что человек, знающий какой квас ему нужен, не перепутает их, т.к. не смотря на похожесть, названия разные;

— Да, дизайн этикеток схож и может ввести в заблуждение относительно изготовителя. Первое, что бросается в глаза, это шрифт и схожее оформление логотипов. Но при внимательном рассмотрении можно увидеть, что заметно отличаются цвета этикеток, а также названия продуктов и литраж.

С точки зрения фонетического оформления и смыслового значения словесные элементы «Терехинский» и «Староминский» дифференцируются между собой. Фонетические различия касаются как количества звуков в названных словах (ТЕРЕХИНСКИЙ — 11 букв, 11 звуков; СТАРОМИНСКИЙ — 12 букв, 12 звуков), так и их качества. Коммерческие обозначения имеют разное ударение с разными ударными гласными буквами: терЕхинский и старомИнский.

Слова являются разнокорневыми, не синонимичными, смыслового сходства они не

имеют.

В то же время сопоставляемые словесные наименования сближает имеющееся грамматическое сходство: оба коммерческих обозначения являются именами прилагательными мужского рода. Одинаковая грамматическая оформленность слов придает им как коммерческим наименованиям фонетическую близость (совпадение -ИНСКИИ) и при визуальном восприятии этикеток совпадение последних букв словесных элементов усиливает графическое сходство наименований.

При имеющихся фонетических и семантических различиях словесных элементов «Терехинский» и «Староминский», как показывают результаты опроса, сопоставляемые этикетки для рядовых граждан являются ассоциативно сходными.

На основании ответов испытуемых можно сделать вывод о том, что между сопоставляемыми этикетками имеется сходство до степени смешения. Сходство обусловлено совпадающими цвето-графическим элементами дизайна, которые при восприятии являются доминирующими по сравнению со словесными элементами. Различия словесных наименований — ТЕРЕХИНСКИЙ и СТАРОМИНСКИЙ, как указывается в пояснениях респондентов, участвовавших в опросе, видны «только при внимательном рассмотрении».

Вывод: проведенное исследование показало, что сопоставляемые этикетки кваса «Терехинский» и кваса «Староминский» ассоциируются между собой в целом (за счет доминирующего графико-цветого сходства), несмотря на отдельные отличия, и потому являются сходными до степени смешения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ Заключение комиссии экспертов ГЛЭДИС по определению Девятого арбитражного апелляционного суда РФ (по словесным товарным знакам ЭРОЛИН и ЭФОЛИН) // URL: http://www.rusexpert.ru/index.php?idp=content&id=175 (дата обращения: 23.10.2013). Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденные приказом Роспатента от 31.12.09 № 197 // Электронный ресурс. — URL: http://www.rupto.ru/norm_doc/sod/metod_rek/metod_rec_tojd.pdf (дата обращения 13.12.2013).

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от

18 июля 2006 г. N 3691/06. // Электронный ресурс. — URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12049928/ (дата обращения 13.12.2013). Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от

17.02.2011 № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» // Электронный ресурс. — URL: http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/33765.html (дата обращения 13.12.2013). Новичихина, М. Е. О некоторых трудных случаях лингвистической экспертизы товарных знаков // Вестник ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2012. №1. С. 221 -227.

СИП: при определении сходности словесных товарных знаков до степени смешения нужно учитывать и то, куда падает логическое ударение

maxkabakov / .com

Кондитерская фабрика подала в Роспатент возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку. Ее возражение сводилось по существу к тому, что оспариваемый словесный товарный знак «ПТИЧЬЕ БАРОККО» является сходным до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным ранее фабрикой, «БАРОККО». Фабрика мотивировала возражение несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям подп. 2 п. 6 ст. 1483 Гражданского кодекса. Напомним, что согласно указанной норме ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в России, в том числе в соответствии с международным договором РФ, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Служба, однако, сочла возражение необоснованным и оставила правовую охрану товарного знака «ПТИЧЬЕ БАРОККО» в силе. Фабрика, посчитав в связи с этим свои права и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности нарушенными, обратилась в СИП с заявлением о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении ее возражения. Роспатент, согласно позиции заявителя, при исследовании сходства товарных знаков до степени смешения неверно установил различия фонетического звучания и не дал оценки исходя из звукового и смыслового критериев. Кроме того, по мнению фабрики, Роспатент сделал вывод об отсутствии факта введения потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя без учета того, что вероятность смешения определяется и однородностью товаров.

Роспатент, отклоняя возражение фабрики, указал, что оспариваемый словесный товарный знак и противопоставленный товарный знак содержат в себе разное количество слов, слогов и звуков за счет включения в оспариваемый знак слова «ПТИЧЬЕ», которое удлиняет звуковой ряд в целом и тем самым формирует звуковое отличие между товарными знаками. Словосочетание «ПТИЧЬЕ БАРОККО», отметила служба, образует качественно новый уровень восприятия, отличный от словарного значения слова «БАРОККО», вызывающего у потребителя ассоциации с архитектурным стилем. Служба решила, что слово «ПТИЧЬЕ» в оспариваемом обозначении занимает начальное положение, которое обычно в первую очередь привлекает к себе внимание потребителя.

Однако СИП с такими доводами Роспатента не согласился и пришел к выводу о сходности товарных знаков (решение СИП от 21 сентября 2018 г. по делу № СИП-445/2018)1. Суд отметил, что в качестве критерия, на основании которого определяется значимость положения элемента в словесном обозначении, устанавливаются не правила синтаксического построения предложения, а логическое ударение и самостоятельное значение такого элемента (подп. «в» п. 14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее – Правила), утвержденных приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32 – на данный момент утратили силу, но действовали на момент подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, а потому применены судом). СИП решил, что логическое ударение (выделение одного из элементов предложения, наиболее важного в смысловом отношении) в оспариваемом товарном знаке падает на слово «БАРОККО». Он заключил, что не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента «БАРОККО», являющегося единственным словесным элементом «старшего» знака обслуживания (товарного знака фабрики) и одним из двух словесных элементов оспариваемого товарного знака.

Добавим, что в настоящий момент правило о том, что смысловое сходство при совпадении одного из элементов обозначений определяется исходя из логического ударения закреплено в подп. 3 п. 42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. № 482.

Оценить перспективы рассмотрения вашего дела поможет аналитическая система «Сутяжник». В результате анализа текста искового заявления или претензии робот-помощник подберет наиболее релевантную судебную практику. Воспользоваться

СИП указал также, сославшись на практику Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и собственные решения, что добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова еще не делает такое обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком (Постановление Президиума ВАС РФ от 18 июня 2013 г. № 2050/13, постановление президиума СИП от 2 декабря 2016 г. по делу № СИП-315/2016, постановление президиума СИП от 29 мая 2017 г. по делу № СИП-677/2016 и другие). При этом не имеет значения, на каком месте стоит уточняющее или характеризующее слово, поскольку доминирующее положение словесного элемента в товарном знаке не определяется его местонахождением (постановление президиума СИП от 13 марта 2017 г. по делу № СИП-605/2016).

СИП обратил внимание и на то, что сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений. В деле речь шла как раз о товарных знаках в отношении совпадающих и однородных товаров (кондитерских, мучных изделий и т. д.), что никем не оспаривалось. Но Роспатент, согласно позиции суда, не учел, что высокая степень однородности товаров усиливает сходство до степени смешения. На повышение вероятности смешения в отношении товаров широкого потребления обращалось внимание, указал СИП, в частности в Постановлении Президиума ВАС РФ от 18 июля 2006 г. № 3691/06.

Суд подчеркнул, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (п. 14.4.2 Правил). Сходная позиция о том, что при выявлении сходства до степени смешения учитывается общее впечатление, которое производят соответствующие обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя товаров или услуг, закреплена в п. 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23 сентября 2015 г.

В итоге СИП встал на сторону заявителя и решил, что сравниваемые товарные знаки сходны по фонетическим и семантическим признакам, поскольку содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «БАРОККО», который является сильным элементом знаков и выполняет в них основную индивидуализирующую функцию. Кроме того, это обстоятельство обуславливает сходство знаков до степени смешения и по графическому критерию.

Суд признал решение Роспатента недействительным и обязал службу повторно рассмотреть возражение фабрики.

1 С текстом решения СИП от 21 сентября 2018 г. по делу № СИП-445/2018 можно ознакомиться в Картотеке арбитражных дел.

С.А. Зуйков,
патентный поверенный РФ,
генеральный директор компании «Зуйков и партнёры»

«Журнал Суда по интеллектуальным правам», № 7, март 2015 г., с. 70-75

13 декабря 2007 г. Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации утвердил информационное письмо № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»1. В соответствии с правовой позицией, изложенной в п. 13, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Предшествующая данному информационному письму судебная практика по искам о запрете незаконного использования товарного знака сводилась к тому, что по многим делам суды назначали экспертизу о сходстве товарного знака истца с обозначением ответчика, назначение экспертизы затягивало дело на год и более, делая судебный запрет незаконного использования товарного знака крайне неэффективным методом защиты исключительных прав.

Понимая сложность и длительность судебного процесса, правообладатели до 2008 года параллельно с подачей искового заявления регулярно подавали заявления в полицию для создания больших проблем нарушителю.

С утверждением информационного письма количество таких заявлений уменьшилось, число судебных дел возросло.

С даты утверждения информационного письма прошло шесть лет и сформировалась определенная судебная практика, результат которой хотелось бы обсудить в данной статье.

Анализируя судебные решения о искам о запрете незаконного использования товарного знака и сравнивая такие решения с судебными решениями об оспаривании решений Роспатента, рассмотревшего возражения против предоставления правовой охраны сходному товарному знаку, можно сделать следующий вывод:

по искам о запрете незаконного использования товарных знаков суды не признают сходными до степени смешения с товарными знаками обозначения, которые Роспатент не зарегистрировал бы в качестве товарного знака в связи с наличием ранних похожих товарных знаков.

Утверждая информационное письмо № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», ВАС РФ в п. 13 указал на то, что «Экспертиза назначается только для разрешения возникших при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний. Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует».

Означает ли данная позиция то, что при сравнении товарных знаков не нужно руководствоваться какими-либо нормативными актами, устанавливающими критерии сходства сравниваемых обозначений, например Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утверждены приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32)?2 — Нет, не обозначает.

В том же п. 13 информационного письма ВАС РФ указывает, что согласно абзацу шестому п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утверждены приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32) (далее – Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Таким образом, после анализа позиции ВАС РФ, изложенной в п. 13 информационного письма № 122, очевидно, что ВАС РФ указал на то, что установление сходства товарного знака со спорным обозначением не требует специальных познаний, т.е. — проведения экспертизы; вместе с тем при установлении сходства необходимо применять Правила.

Данные Правила применяются Роспатентом при регистрации товарных знаков и рассмотрении возражений против предоставления охраны товарному знаку.

Данные Правила должны применяться судами при сравнении товарного знака с обозначением, используемым ответчиком.

Однако анализ судебных решений показывает, что суды, руководствуясь п. 13 информационного письма ВАС РФ № 122 , приходят к выводу о сходстве / несходстве сравниваемых знаков «с позиции рядового потребителя», т.е. выражают в судебном решении свою субъективную точку зрения с позиции потребителя. Практически во всех анализируемых судебных актах приведена ссылка на сравнение обозначений в соответствии с тремя критериями сходства, установленными Правилами; однако во всех судебных решениях и постановлениях приведенный анализ сходства сравниваемых обозначений проведен не полностью, отсутствуют сравнения по одному или двум признакам сходства: фонетическому, семантическому или графическому.

В подпунктах (а) — (в) п. 14.4.2.2 Правил указаны признаки сходства сравниваемых обозначений: звуковой, графический и смысловой.

В пп. (г) п. 14.4.2.2 Правил указано: Признаки, перечисленные в подпунктах (а) — (в) настоящего подпункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. Это означает, что сходство сравниваемых обозначений может быть по любому из признаков сходства. Отсутствие в судебном акте сравнения по какому-либо из признаков говорит о неполном судебном акте.

За последние 2-3 года очень часто публикуются решения и постановления судов, в которых отсутствует сравнение обозначений по какому-либо из критериев сходства, либо — по двум критериям сходства.

Хотелось бы объяснить такое мнение на примере постановления 9 Арбитражного апелляционного суда по делу А40-187101/20133 по иску ООО «Александровы погреба» к ООО «ЭЛ-ГРАНД», ООО «ЭЛИТТОРГ», ООО «ЛеоЛит», ООО «ФудПром», ООО «Топ-Сервис».

По данному делу истец обратился к ответчикам с иском о запрете незаконного использования товарного знака Challenge № 3806114 и взыскании компенсации.

Товарный знак РФ №380611 Сигара GURKHA Royal Challenge5

Решением Арбитражного суда города Москвы от 28.02.2014, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.06.2014, и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 26.09.2014, в удовлетворении иска отказано.

Ниже приводим текст постановления 9 ААС по данному делу, сразу по тексту из постановления суда, приведены комментарии, текст из судебного акта выведен курсивом:

Исходя из указанных положений Правил, разрешая вопрос о сходстве до степени смешения словесного обозначения GURKHA либо GURKHA Royal Challenge с товарным знаком CHALLENGE по свидетельству № 380611, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии сходства до степени смешения указанных обозначений и товарного знака истца по всем критериям.

Вывод «отсутствие или наличие сходства по всем критериям» приводится практически во всех решениях и / или постановлениях, установивших сходство или несходство сравниваемых обозначений. Анализа по всем критериям сходства нет.

Из материалов дела следует, что оформление сигар GURKHA представляет собой комбинированное обозначение, в состав комбинированного обозначения сигар GURKHA входят словесные элементы GURKHA и royal challenge. Суд апелляционной инстанции полагает, что сравниваемые обозначения GURKHA либо GURKHA Royal Challenge и CHALLENGE не совпадают во всех элементах и поэтому тождественными считаться не могут.

Анализа на сходство сравниваемых обозначений по трем критериям, установленный Правилами в постановлении не приводиться.

При этом словесный элемент GURKHA занимает доминирующее положение по отношению к словесному элементу royal challenge, поскольку он расположен в центре и выполнен шрифтом большего размера.

На товаре может быть несколько товарных знаков / обозначений. В соответствии с п. 14.4.2.2 Правил «Словесные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы».

Правилами не предусмотрено отсутствие сходства из-за доминирования одного из элементов, который даже не должен учитываться при сравнении словестных обозначений Royal Challenge и Challenge. Суд должен сравнивать и анализировать сходство обозначений Royal Challenge и Challenge. Почему должен? Потому что это делал бы Роспатент в случае, если бы комбинированное обозначение GURKHA Royal Challenge было бы подано на регистрацию в качестве товарного знака. Потому что суды проверяют правильность решений Роспатента, при оспаривании решений Роспатента в которых приводятся такие доводы.

Правильность именно такого подхода отражена постановлении ВАС РФ по делу А40-2569/20116 (ООО «Лина» к ООО «Макдоналдс») «Между тем суды необоснованно подвергали оценке размер шрифта обозначения, место его размещения на упаковке, наличие на упаковке обозначений и товарных знаков других правообладателей, поскольку перечисленное не имеет правового значения при установлении тождественности противопоставляемых обозначений и не влияет на вывод о наличии в действиях ответчика правонарушения в виде использования чужого товарного знака, а подлежит исследованию в случае сходства обозначений для определения возможности их смешения».

Таким образом, именно словесный элемент GURKHA выполняет основную функцию индивидуализации товара (сигар) юридического лица.

Какое это имеет отношение к сходству обозначений Royal Challenge и Challenge?

Словесный элемент royal challenge и по положению в комбинированном обозначении, и по смысловому значению является описательной характеристикой товара, следовательно, в силу подп. 3 п. 1 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации не обладает различительной способностью.

Имеет ли право суд делать выводы об отсутствии различительной способности товарного знака в иске о запрете использования такого знака? В том же постановлении ВАС РФ по делу А40-2569/2011 (ООО «Лина» к ООО «Макдоналдс») указано:

«Суды неправомерно отказали в иске по мотиву отсутствия различительной способности товарного знака «С ПЫЛУ С ЖАРУ», а также в связи с тем, что обозначение состоит из элементов, характеризующих качество и свойства товара, поскольку предоставление правовой охраны товарному знаку не оспорено в установленном законом порядке.

В п. 62 постановления от 26.03.2009 № 5/297 также указано, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном ст. 1512 Кодекса, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном ст. 1514 Кодекса.»

Таким образом, суд не может делать вывод об отсутствии различительной способности товарного знака по иску о запрете незаконного использования такого знака.

Суд апелляционной инстанции также полагает необходимым отметить, что угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

Такая позиция соответствует правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума от 18.07.2006 № 2979/06 по делу № А40-63533/04-67-642, Определении от 30.05.2011 № ВАС-5661/11 по делу № А40-39536/10-12-240.

Однако истцом не приведено доказательств того, что вследствие использования ответчиками спорного обозначения Challenge потребители полагали или могли полагать, что спорное обозначение индивидуализирует деятельность истца, как правообладателя товарного знака CHALLENGE по свидетельству № 380611.

В материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о том, что продукция – сигариллы марки CHALLENGE, о которой речь идет в исковом заявлении, имеется в реальном обороте.

Отсутствие доказательств использования истцом товарного знака CHALLENGE по свидетельству № 380611 оценивается судом апелляционной инстанции как обстоятельство, обуславливающее фактическую невозможность смешения товарного знака истца CHALLENGE» по свидетельству № 380611 в глазах потребителя со спорным обозначением «Challenge, используемым ответчиками.

В последнее время суды очень часто отказывают в иске в связи с недоказанностью смешения товарного знака с используемым ответчиком обозначением. Однако на основании какой нормы права суды отказывают в иске из-за недоказанности использования? Статья 1515 ГК РФ устанавливает два критерия для установления нарушения исключительного права на зарегистрированный товарный знак и запрета использования сходного обозначения:

сходство до степени смешения;

однородность товаров и/ или услуг.

При регистрации товарных знаков Роспатент отказывает в регистрации заявленного обозначения, даже установив вероятность смешения на основании сходства сравниваемых обозначений. Суды, рассматривая иски о запрете незаконного использования и требуя доказывания факта смещения, по всей видимости исходя из требований ст. 65 АПК РФ об обязанности стороны доказать те обстоятельства, на которые сторона ссылается выходят за пределы требований ст. 1515 ГК РФ. Доказывание именно фактического смешения ст. 1515 ГК РФ не требует.

Более того, исключительное право на товарный знак возникает из государственной регистрации товарного знака, у правообладателя нет обязанности использовать свой товарный знак как минимум 3 года с даты его регистрации. Если с иском обращается правообладатель, который не начал использование своего товарного знака и который не может представить доказательств использования и соответственно фактического смешения, суд откажет в иске из-за отсутствия доказательств фактического смешения? Или же, правообладатель обращается с иском о запрете использования товарного знака, после регистрации которого прошло 3 года, суд откажет в иске из-за отсутствия доказательств фактического смешения, по факту приняв решение о досрочном прекращении товарного знака в связи с неиспользованием?

Исходя из изложенного, суды при рассмотрении исков о незаконном использовании сходного с товарным знаком обозначения должны приводить анализ сравнения товарного знака и обозначения в соответствии с критериями Правил. Подобные споры во всех арбитражных судах рассматривают специализированые составы, и судьи обладают специальными познаниями для проведения такого анализа.

Если суд, рассматривающий такое дело, не обладает познаниями для самостоятельного проведения анализа сравниваемых обозначений в соответствии с Правилами, или в исковом заявлении и / или отзывах отсутствует подобный анализ, произведенный сторонами, который суд может оценить и положить в основу судебного акта, — суд должен назначить судебную экспертизу для оценки сходства, т.к. не обладает соответствующими специальными познаниями.Нынешняя судебная практика приводит к тому, что суды отказывают в иске о запрете незаконного использования товарного знака, признавая несходными обозначения, которые никогда не могли бы быть зарегистрированными в качестве товарного знака.

Просмотрев судебные решения за последние полгода, можно привести следующие примеры —

— Дело А40-55565/20138, товарный знак «УСПЕХ», № 386090 и обозначение «Ваш успех — салон красоты»;

— Дело А41-65696/20139, товарный знак «ТРЭЛ-ДЕТАЛЬ», № 458996 и обозначение «ТРЭЛ»;

— Дело А41-57871/201310, товарный знак «ГУРМАН», № 213841 и обозначение «Рублевский гурман»;

— Дело А40-135039/201311, товарный знак «САМСОН», № 260887 и обозначение SAMSONAS;

— Дело А40-77233/201312, товарный знак «Автоэксперт», № № 326231, 341719 и обозначения experttyres.ru и «ЭКСПЕРТ ШИН».

При этом нужно обратить особое внимание, что в ряде случаев правообладатели, сталкиваясь с подобными мотивировками судебных решений, не идут оспаривать судебные решения либо в апелляцию, либо в кассацию. Несмотря на то, что подача жалобы на решение – это право стороны, стороны — правообладатели не видят возможность изменить существующую практику, не желают нести расходы на представителей, даже несмотря на то, что могут взыскать судебные расходы в случае выигрыша. Такая мотивировка судебных решений подрывает у правообладателей уважение к судебной системе.

Принятие подобных решений приводит к тому, что лица, использующие сходные обозначения, не идут регистрировать используемые ими обозначения в качестве товарных знаков, а просто пользуются ими. Получив иск о запрете незаконного использования, нарушители убеждают суд в отсутствии доказательств факта смешения и, выиграв суд, продолжают использование сходного обозначения без регистрации товарного знака.

В этой связи следует отдельно обсудить еще одно последствие применения судами п. 13 информационного письма № 122 Президиума ВАС РФ, согласно которому вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Анализ сегодняшней судебной практики по искам о запрете незаконного использования товарного знака показывает, что суды, запрещая незаконное использование товарного знака или отказывая в таком иске, отделяют сходство товарного знака с оспариваемым обозначением от недобросовестности и/или недобросовестной конкуренции со стороны ответчика.

Однако, исходя из системного анализа положений ГК РФ в части товарных знаков, а так же многочисленной судебной практики, понятно, что целью использования сходного до степени смешения обозначения является использование чужой репутации, репутации, которая создана правообладателем, получение необоснованных преимуществ за счет правообладателя. Использование чужой репутации для продвижения своего товара является элементом недобросовестной конкуренции.

Суды, вероятно полагая, что недобросовестная конкуренция – это отдельное нарушение ст. 14 Закона РФ «О защите конкуренции», не исследуют сходство до степени смешения с точки зрения недобросовестности.

Такой подход приводит к тому, что ответчик (нарушитель) может не нарушать права на товарный знак, но будет нарушать антимонопольное законодательство, когда ФАС РФ признает действия ответчика недобросовестной конкуренцией.

Резюмируя, можно сказать следующее.

Скорее всего кто-то. прочитав данную статью, решит, что предлагаемый подход о необходимости наличия в судебных актах по искам о запрете незаконного использования товарных знаков анализа сравниваемых обозначений в соответствии с критериями Правил излишен и не обоснован.

В этом случае целью данной статьи является необходимость применения одинакового подхода как по искам о запрете незаконного использования товарного знака, так и при регистрации обозначений в качестве товарных знаков.

Если сходство до степени смешения является вопросом факта, которое должно оцениваться судом с позиции рядового потребителя и не требует полного анализа в соответствии с Правилами, — тогда и при регистрации заявленных на регистрацию обозначений должен быть такой же подход: эксперты Роспатента должны сравнивать заявленное на регистрацию обозначение с точки зрения рядового потребителя. А суд, рассматривая заявления об оспаривании решений Роспатента о сходстве знаков, не должен требовать полного анализа критериев сходства, регламентированных Правилами.

1См. Информационное письмо № 122, утвержденное Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2007 г. «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» // СПС «ГАРАНТ».

2См. Приказ Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32 «О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания» // СПС «ГАРАНТ».

3См. Постановление 9 ААС по делу А40-187101/2013 // СПС «ГАРАНТ».

4См.: Реестр товарных знаков Роспатента, товарный знак Challenge № 380611 // Интернет-сайт ФГБУ Федеральный институт промышленной собственности // http://www1.fips.ru (дата обращения – 19 декабря 2014 года).

5Источник фотографии сигары GURKHA Royal Challenge – Интернет-сайт «http://www.cigarinspector.com».

6См. Постановление ФАС РФ по делу А40-2569/2011 (ООО «Лина» к ООО «Макдоналдс») // СПС «ГАРАНТ».

7См. Совместное постановление пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 // СПС «ГАРАНТ».

8Дело А40-55565/2013 // СПС «ГАРАНТ».

9Дело А41-65696/2013 // СПС «ГАРАНТ».

10Дело А41-57871/2013 // СПС «ГАРАНТ».

11Дело А40-135039/2013 // СПС «ГАРАНТ».

12Дело А40-77233/2013 // СПС «ГАРАНТ».